2000件专利申请索赔代理费818余万元，历时近四年，最高院终改判.(1)

附判决书：

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2019）最高法知民终813号

上诉人（原审原告）：北京市中实友知识产权代理有限责任公司。住所地：北京市西城区安德路112号1号楼108室。

法定代表人：张少宏，该公司总经理。

委托诉讼代理人：尤宝柱，北京市威创律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王传理，北京市威创律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：中国石油集团经济技术研究院。住所地：北京市西城区六铺炕街6号。

法定代表人：李建青，该研究院院长。

委托诉讼代理人：贾思懿，北京市金台律师事务所律师；

委托诉讼代理人：张婷婷，北京金台（天津）律师事务所律师。

上诉人北京市中实友知识产权代理有限责任公司（以下简称中实友公司）与上诉人中国石油集团经济技术研究院（以下简称中石油研究院）因专利代理合同纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年8月28日作出的（2016）京73民初1090号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年11月18日立案后，依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭进行了审理。

上诉人中实友公司的委托诉讼代理人尤宝柱，上诉人中石油研究院的委托诉讼代理人贾思懿、张婷婷，到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

中实友公司上诉请求：1.撤销原审判决第二项；2.改判支持中实友公司主张的未获支持的发明专利代理费2658000元、发明申请前因检索不具专利性撤回的代理费14000元、PCT垫付的申请费184462.71元，总计2865462.71元。

主要事实和理由：

（一）发明专利代理费酌情确定每件为2000元不合理，也违反了双方合同的约定。

1.发明专利的申请撰写阶段工作量大于答审阶段，双方约定的发明专利代理费5000元可以分为两个阶段分割（业内通常做法），申请撰写阶段4000-5000元，答审阶段为500-1000元。

2.中实友公司原审提交的中华全国专利代理人协会在2006年5月2日发布《全国专利代理行业服务收费指导价格（试行）》（以下简称《指导价格》）可以证明申请撰写阶段工作量大于答审阶段。

3.《委托专利代理机构服务合同》（以下简称涉案合同）约定，“代理服务费每季度第一个月15日（节假日顺延）乙方将已完成代理清单报送甲方，经甲方确认无误后结算。”基于双方之间的历史渊源，中实友公司的代理业务完全来源于中石油研究院，中石油研究院逾期支付2013年1月1日-2014年5月14日期间代理费用，其严重违约导致中实友公司无法正常经营，理应按照合同约定的付款方式全额支付发明专利代理费5000元/件。后期的答审等工作不能继续代理是因为中石油研究院严重违约导致，中实友公司并无任何责任。原审法院简单套用发明专利代理的阶段性工作而酌情认定2000元不客观。

（二）原审法院不支持发明申请前因检索不具有专利性撤回的代理费的理由不足，认定“查新检索服务费已包含在专利申请代理服务费中”错误。中石油研究院提交的发明专利申请需要进行专利性检索，经检索后不具有专利性的不需要提交发明专利申请，应按照市场价格支付中实友公司已完成工作的代理费用。《指导价格》第（十七）项“发明检索费”的收费指导标准为3500元/件，中实友公司按照1000元/件主张是合理且低于市场价格的。

（三）PCT垫付的申请费不予支持属于事实不清。涉案合同约定，“国外专利及PCT专利费用由乙方先行垫付，甲方按照实际发生额按照5.2.1条款规定支付。”PCT申请中，只能由代理机构预存固定数额款项到北京国专知识产权有限责任公司的账户，PCT申请费用发生时，直接由北京国专知识产权有限责任公司从预存款项中代缴。因本案在诉讼之前，中实友公司已经将国际局提供的“缴费明细通知”提交给中石油研究院，故无法提供其他证据。按照双方之间的商业操作惯例，中实友公司提交PCT受理通知书和垫付申请费用明细后，中石油研究院同时支付代理费用和垫付的申请费用，中石油研究院并未提供证据证明已经支付过垫付的184462.71元的申请费。

中石油研究院针对中实友公司的上诉请求辩称：不同意中实友公司的上诉请求，请求支持中石油研究院的上诉请求。

中石油研究院上诉请求：撤销原审判决第一项，改判驳回中实友公司的全部诉讼请求，或将本案发回重审。

主要事实和理由：

（一）已生效刑事判决认定了金杰是中实友公司的实际控制人，张少宏在该刑事案件中自称“不清楚公司的经营及财务状况，也很少到公司去”“名义上是中实友公司的法定代表人”。原审判决仅从工商登记等形式要件认定提起本案诉讼是中实友公司的真实意思表示属认定事实错误，且与生效的刑事判决认定的事实相矛盾。

（二）原审判决未考虑中实友公司单方违规停业、突击提交专利申请、违反合同约定、怠于履行合同义务等主观恶意，认定中石油研究院支付专利申请代理费等费用共计4412510元没有事实及法律依据。

1.中实友公司未按照法律规定办理停业手续，在未将尚未办结的事项妥善处理的情况下于2014年5月16日单方停业并中断与中石油研究院的联系，停止履行相关代理义务，不配合提交相关业务清单以处理后续事宜，给中石油研究院转案工作制造了诸多障碍，也给后续申请事宜增加了大量的工作量，中石油研究院无需支付发明专利申请代理费用。

2.2014年3月有关部门已就金杰案件对相关人员展开内部调查，按照“暂不委托中实友公司新的专利案件”的上级要求，中石油研究院未分配委托新的专利案件，并要求中实友公司未得到其明确指示前不予递交。但是，中实友公司在明知其不具备履行合同的意愿及能力的情况下，无视中石油研究院不予递交新申请的明示，而是在发出停业函的2日前突击提交165件专利申请（发明专利申请84件、实用新型专利申请81件），并客观上不再履行相关合同义务。上述165件专利申请后续已由其他代理机构代理，原审法院未考虑上述情况酌定支付专利代理费没有事实和法律依据。

3.涉案合同并未约定“著录项目变更代理费”，原审判决认定按照每件300元支付发明专利著录项目变更代理费没有事实及法律依据。

4.原审判决认定除中实友公司于停业2日前提交的81件实用新型专利申请之外的其他实用新型专利申请代理费为每件2500元没有依据。

首先，中实友公司单方停业，对后续事宜处理不予配合，中石油研究院为防止损失扩大委托其他代理机构，故无需向中实友公司支付代理费用。

其次，涉案合同约定实用新型专利申请代理2500元对应的服务内容包括实用新型专利的全生命周期，即使部分实用新型已取得授权，中实友公司未履行完毕全生命周期的代理服务，中石油研究院亦无需支付代理费用。

5.由于中实友公司未能按照约定履行通知义务或及时答复审查意见通知书，部分案件被视为撤回专利申请或视为放弃取得专利权；由于未能及时缴纳维持费等相关费用，部分专利失效，中石油研究院额外缴纳恢复费、滞纳金等，遭受重大经济损失。其中，缴纳恢复费并办理恢复手续（1000元/件），共涉及310件申请，金额共计31万元；缴纳滞纳金，共涉及453件申请，金额共计41080元；因中实友公司未履行通知义务或及时答复审查意见通知书等行为导致228件专利失效，造成无法估量的损失。

根据公平原则和诚实信用原则，中石油研究院无需支付相关代理费用。即便支付代理费用，根据涉案合同约定，相应的滞纳金、恢复费应由中实友公司承担。原审判决以中实友公司宣布停业的时间作为其是否应当承担责任的时间节点、以相关费用的缴纳时间是否晚于中实友公司宣布停业的时间机械的进行比较错误。即便确定时间节点，也应当以变更代理机构手续办理完毕的时间为准。在相关变更手续办理完毕前，中实友公司仍然是在国家知识产权局登记的中石油研究院的代理机构，就相关专利代理工作的有关通知仍然向中实友公司送达。

（三）《债权转让通知书》合法有效，原审判决以后附人员及金额清单不能提供为由认定中石油研究院客观上不能履行《债权转让通知书》的内容属认定错误。《债权转让通知书》后附清单是否存在均不影响债权转让的效力，亦不影响履行。

中实友公司针对中石油研究院的上诉请求辩称：不同意中石油研究院的上诉请求。

（一）中实友公司具有独立的法人资质，起诉以及上诉材料均有法定代表人的人名章和公章，体现了公司的独立意思表示，在刑事案件中查明的事实并不影响本案中法人的意思表示。

（二）涉案合同约定，任何一方违反本合同给对方造成重大损失的，受损害方有权单方终止本合同，并依法请求违约方赔偿由此造成的损失。中实友公司本案中主张2013年到2014年的代理费用是中石油研究院在诉讼之前就应当支付，因中石油研究院严重逾期支付代理费用，中实友公司在2014年的5月16日发出中止通知系行使合同权利，不违反法律规定，由此造成的损失是中石油研究院以及其另行委托的代理机构未及时变更相关信息导致的，应由中石油研究院自行承担。

中实友公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2016年10月21日立案受理，中实友公司向原审法院起诉请求：

1.判令中石油研究院向中实友公司支付专利代理服务费和垫付的规费共计8187862.71元；

2.判令中石油研究院承担本案诉讼费用。

原审第一次庭审后，中实友公司于2018年3月30日提交了《关于被告已经支付2013年第一季度94件发明专利代理费确认书》及《诉讼请求变更申请书》，确认中石油研究院已经支付2013年第一季度中的94件（发明申请序号为1-8、11-86、89-98）发明申请代理费，共计47万元。中实友公司请求将中石油研究院支付的总款项变更为7717862.71元。

中石油研究院在原审中答辩称，

（一）相关的刑事案件中已经认定中实友公司的实际控制人为金杰，张少宏在刑事案件中表示其仅为名义上的法定代表人，应核实提起本案诉讼是否为中实友公司的真实意思表示。

（二）中实友公司的实际控制人金杰因在中实友公司与中石油研究院的代理业务关系中编造虚假代理业务等行为被判处贪污罪，中实友公司在履行代理合同中历来存在怠于履行相关合同义务、服务质量不符合合同约定等行为，并于2014年5月16日向中石油研究院发出《停业函》，单方终止了合同关系，为防止损失进一步扩大，中石油研究院已陆续将原由中实友公司代理的案件另行委托其他代理机构代理。因中实友公司并未完成合同约定的有关代理事项，且因其怠于履行合同义务等行为给中石油研究院造成了巨大的经济损失，根据合同约定，中石油研究院无需支付代理费用。

（三）即便中石油研究院应支付代理费用，中实友公司已于2015年12月6日向中石油研究院发送了《债权转让通知书》，明确告知已将其396.54万的债权转让给毛某某等人，中实友公司就该部分款项已无权向中石油研究院主张。

原审法院认定事实：

一、中实友公司、中石油研究院签订涉案合同的相关情况

2010年3月11日，中石油研究院（甲方）与中实友公司（乙方）签订了涉案合同及《保密函》，其中服务协议主要条款规定，甲方拟就承办的中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司（简称专利权人）专利事宜委托乙方代为办理。乙方同意接受甲方的委托。该合同约定了服务范围、费用及支付方式等主要项目。

涉案合同具体包含以下内容：

2．服务的范围及时间。

2.1服务范围包括：

2.1.1专利申请代理服务：办理专利权人审核批准并由甲方委托给乙方的中国专利申请，包括申请文件的撰写、委托国家知识产权局专利检索咨询中心对发明专利的查新检索、向国家专利局提交申请文件，提交实质审查请求、办理专利局审查专利申请过程中的相关事宜和授予专利权后的登记手续等。代理办理专利权人审核批准并由甲方委托给乙方的以PCT方式提出国外申请相关事宜。

2.1.2办理在专利（申请）权存续期中各种时限、期限的监督和管理，预先告知甲方向专利部门的交费期限和逾期后果提出指导意见。

2.1.3办理专利申请和专利权存续期间的变更事宜：包括撤回、放弃权利请求和著录项目变更事宜。

2.1.4专利复审、无效事宜：办理甲方委托乙方代理的专利申请被驳回的复审事宜；办理甲方委托乙方代理的专利被他人提出无效宣告专利权无效的答复等相关事宜。

2.1.5按照北京市专利局专利申请资助金有关规定，办理甲方委托乙方代理专利申请资助金返还事宜：包括但不限于在不同的申请、审查阶段内，提交申请表，直至将资助金以转账方式拨付至甲方指定账户。

2.1.6代为办理PCT以及国外专利费用的缴纳，包括服务费和规费。

2.1.7为甲方或专利权人、以及专利权人所属企业提供知识产权咨询培训。

2.2服务时间要求：

2010年4月1日至2013年3月31日，其中2010年4月1日至2010年12月31日为试用期。试用期间以及试用期满合同执行中，乙方违反该合同第3条或第4条内容规定的，甲方有权解除该合同而无须承担任何违约责任。

5.费用及支付

5.1本合同项下的专利费用采用以下计费标准计算：

5.1.1规费：

中国国家知识产权局、专利复审委员会官方费用由甲方承担，具体执行按照国家知识产权局公告及国外国家专利管理机构公告收费标准为准；

5.1.2代理服务费：

5.1.3其他服务费用：

其它合同未涉及的专利费用由甲乙双方另行协商确定。

专利相关的法律咨询与培训、代理处理北京市专利申请资助金申请事宜，由乙方免费提供服务。

在本案庭审过程中，中实友公司表示涉案合同载明的服务期间虽为2010年4月1日至2013年3月31日，但事实上后续双方一直按合同履行，故在本案中主张2013年1月1日至2014年5月14日的代理服务费和垫付的规费。对此情况，中石油研究院表示认可。

同时，中实友公司表示涉案合同至2015年8月17日才终止。虽然中实友公司于2014年5月16日发出《停业函》，但是中实友公司之后仍在向中石油研究院转发专利局的相关文件，一直在履行通知义务。中石油研究院则认为应认为涉案合同一直履行至2014年5月16日，中实友公司发出《停业函》之时,中实友公司后续转发部分文件仅系履行后合同义务。

二、中实友公司证明中石油研究院拖欠其专利代理服务费和垫付规费的相关证据

证据2：落款日期为2014年8月11日的《中国石油知识产权代理服务费请款函》，其上载明：在2013年1月1日至2014年5月14日期间，所需支付的知识产权代理服务费共计8187862.71元，并附《代理服务费明细单》。

证据3：共计980件国内发明专利申请列表及相应的受理通知书，对应发明专利申请代理费。中实友公司主张根据涉案合同约定每件按5000元计算。

中石油研究院认为：

（1）序号为1-8、11-86、89-98的94件发明专利申请已支付代理服务费。

（2）序号为9、10、87、88、99-896的发明专利申请在中实友公司宣布停业后已另行委托其他公司代理，故对于上述申请不应支付代理费。

（3）上述序号为897-980的发明专利申请系中实友公司于2014年5月14日突击提出申请，中石油研究院于2014年5月14日之前已经告知中实友公司暂停代理工作，故对于上述申请不应支付代理费。中实友公司不认可突击提交的说法，认为在提交申请前已完成相应准备工作。

（4）序号为31、63、82、256、265的发明专利申请属于逾期视撤失效的情况。中实友公司认为逾期视撤失效发生在中石油研究院变更代理机构之后，相应责任不应由中实友公司承担。

（5）序号为2、6、31、63、82、86、200、256、265、298、304、305、308、309、370的发明专利申请中石油研究院在实审过程中交过恢复费，中石油研究院因此受到损失，相应款项应当予以抵扣。中实友公司认为中石油研究院缴纳恢复费均在2014年5月16日之后，相应责任不应由中实友公司承担。

此外，中石油研究院认可没有提供证据证明曾告知中实友公司暂停代理工作。中实友公司、中石油研究院均认可除上述第（1）项之外的886件发明专利申请在2014年5月16日之时均未进入实审。

证据4：共计1065件国内实用新型专利申请列表及相应的受理通知书，对应实用新型专利申请代理费。中实友公司主张根据涉案合同约定每件按2500元计算。

中石油研究院认为：

（1）序号985-1065的81件实用新型专利申请系中实友公司于2014年5月14日突击提出申请，中石油研究院于2014年5月14日之前已经告知中实友公司暂停代理工作，故对于上述申请不应支付代理费。

（2）序号为24、277、288、294-296、324、347、456、502、546、596、599、623、651、685、691、716、724、725、738、833、851、862、875、886、889、945、965、968、977、115、243、308、317、333、390、395、472、683、718、735、754、763、783、803、810、821、826-828、842、857、866、878、892、895、897、900、914、950、954、964、972、973的65件申请为驳回失效或逾期视撤状态，故不应支付费用。对于上述失效状态的申请，中石油研究院表示目前已无法区分上述两种情形，且造成失效的原因可能是未在规定期限内答复或者没有缴纳授权登记费用或者因申请自身不符合专利法的规定而不能授权。中实友公司认为在已无法查清具体是什么原因导致失效，无法认定是中实友公司的责任。

（3）序号为752的申请因未缴纳年费而失效，故不应支付费用。中实友公司认为该申请在中实友公司宣布停业之前已经授权，故中石油研究院仍应支付申请代理费。

（4）序号为1-13、274、300、301、310、320、331、346、366、368、408、427、437、446、448、454、455、458、469、497、507、516、521、524、526、533、545、547、553、560、565、567、569、571、573、574、577、580、581、585、589、602、604、608、611、614、621、625、629、631、634、636、641、644、650、652、655、656、658-674、676-680、682、684、686-688、692-715、717、719-723、726、727、729-734、736、737、739-751、753、755-762、764-782、784-796、912、916、920、927-944、946-949、952、953、955-963、966、969的229件申请没有按期缴纳年费导致缴纳滞纳金，滞纳金应在该部分申请的申请费中予以抵扣。中实友公司认为其中滞纳金缴纳大部分发生在中实友公司停业之后，应由中石油研究院另行委托的代理机构办理，不能证明中实友公司未履行通知义务，不同意抵扣。

经查，中石油研究院针对序号1-13号申请缴纳滞纳金的时间为2014年2月，金额为每件30元，针对上述其他申请缴纳滞纳金的时间均在2014年9月之后。

（5）序号为561、576、718、728、763、783、800、811、819、842、844、857、861、892、898、899、912、914、916、920、927-944、946-950、952-964、966、969-976、978-980的68件申请中石油研究院缴纳了恢复费，恢复费应在该部分申请的申请费中予以抵扣。对于上述申请，中石油研究院认可现已无法查清缴纳恢复费的原因。中实友公司认为不能判断缴纳恢复费的具体原因，不能推定是中实友公司的责任，不同意抵扣。

经查，中石油研究院针对序号561号申请缴纳恢复费的时间为2014年4月，金额为1000元，针对上述其他申请缴纳恢复费的时间均在2014年7月之后。另查，上述序号中718、763、783、842、857、892、914、950、954、964、972、973与第（2）项意见中序号有重合；上述序号中912、916、920、927-944、946-949、952、953、955-963、966、969与第（4）项意见中序号有重合。

证据5：共计8件国内发明专利列表及相应手续合格通知书，对应发明专利申请著录项目变更代理费。中实友公司认可涉案合同中没有约定此类代理费用金额，但主张按照《指导价格》中的规定，每件代理费为500元且中石油研究院与其他代理公司签订的合同中相应代理费为300元，故按照每件300元主张此项代理费。中石油研究院认为涉案合同中未约定有此项费用，著录项目变更代理费已包含在申请代理费中。

证据6：共计3件国内实用新型专利列表及相应手续合格通知书，对应实用新型专利申请著录项目变更代理费。中实友公司认可涉案合同中没有约定此类代理费用金额，但主张按照《指导价格》中的规定，每件代理费为500元，在本案中按照每件300元主张此项代理费。中石油研究院认为涉案合同中未约定有此项费用，著录项目变更代理费已包含在申请代理费中。

证据7：23件发明专利申请前因检索不具有专利性撤回的申请列表及14份检索报告，对应发明申请前因检索不具专利性撤回的代理费。中实友公司认为此类案件总计23件，但只找到14件申请对应的检索报告。中实友公司认可涉案合同中没有约定此类代理费用金额，但主张按照《指导价格》中的规定，每件代理费为3500元，且中石油研究院与其他代理公司签订的合同中相应代理费为1000元，故按照每件1000元主张此项代理费。中石油研究院认为涉案合同中未约定有此项费用，检索费用已包含在申请代理费中，且14份检索报告均无出具检索报告单位的印章，不认可检索报告的真实性。

证据8：2件发明专利申请列表及相应复审请求受理通知书，对应复审代理费，每件按6000元计算，共2件。中石油研究院认为该两件申请均被驳回未被授权，不应支付费用，且根据合同约定每件申请的复审代理费为4800元，中实友公司按照每件6000元计算没有依据。

证据9：16件PCT国际专利申请列表及相应受理通知书，对应PCT国际专利申请代理费。中石油研究院认为其中序号2-6的专利申请其已支付相应代理费，每件5500元，并补充提交了2013年5月27日的转账凭证、《北京市中实友公司代理石油集团、股份公司PCT专利申请清单》等材料作为证据。中实友公司认为序号2-6的专利申请的申请号与《北京市中实友公司代理石油集团、股份公司PCT专利申请清单》中所列申请的受理号无法对应，不能证明中石油研究院针对序号2-6的专利申请已支付代理费。对此中石油研究院表示《北京市中实友公司代理石油集团、股份公司PCT专利申请清单》中所列申请的受理号系中石油研究院金杰虚列的，但《北京市中实友公司代理石油集团、股份公司PCT专利申请清单》中的专利名称可与序号2-6的专利申请相对应。

证据10：计算机软件著作权登记证书及受理通知书，共242件。

证据11：16件PCT国际专利申请列表（与证据9列表内容相同，顺序略有变化）及银行对账单，对应PCT国际专利申请垫付的申请费，每件申请申请费并不相同。中实友公司表示申请费发票其已经交给中石油研究院，故无法提交，银行对账单能够显示有其中包括16笔支出，但确实未显示具体专利申请号。中石油研究院认为其中序号2-6的专利申请其已支付相应垫付申请费，每件21000元。