2000件专利申请索赔代理费818余万元，历时近四年，最高院终改判.(2)

证据12：落款日期为2014年3月10日的《中国石油知识产权代理服务费请款函》打印件，其上载明：在2013年1月1日至2013年12月31日期间，所需支付的知识产权代理服务费共计7530262.71元。证明中实友公司在2014年3月10日曾向中石油研究院主张付款。

证据13：落款日期为2014年5月8日的中实友公司发送给中石油研究院的信函，证明中实友公司要求中石油研究院尽快支付费用，并对重复缴纳专利费问题向中石油研究院进行书面提醒，履行了代理公司的义务。

中石油研究院认为证据12没有任何签章，证据13中石油研究院没有收到，故证据12、13的真实性、合法性、关联性均不认可。

证据14：落款日期为2014年5月16日的中实友公司发送给中石油研究院的信函，证明中实友公司无法经营被迫宣告停业。中石油研究院认可真实性，不认可证明目的。

证据15：落款日期为2014年6月12日的北京市威创律师事务所发送给中石油研究院的律师函，证明中实友公司对于中石油研究院欠付的费用进行主张。中石油研究院认可真实性，但载明内容不认可。

证据16：（2017）京02刑终144号刑事裁定书（简称第144号裁定），证明中石油研究院金杰的贪污行为发生在中石油研究院内部，与中实友公司没有任何关联性，金杰贪污罪涉案金额的构成与中实友公司主张的2013年1月1日至2014年5月14日期间的代理服务费没有关系，中石油研究院拒绝支付构成违约。中石油研究院认可该证据的真实性，但不认可证明目的。

经查，第144号裁定对应的一审判决为（2016）京0102刑初582号刑事判决（简称第582号判决）。第144号裁定对于第582号判决认定的事实予以确认。第582号判决认定了26项事实，其中第19项为：

中石油研究院知识产权和科技成果研究中心、国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处分别出具的《专利费用支出一览表》《专利申请清单》及证明材料，证明经核查，

从2009年6月至2010年7月间，在申报专利代理费结算的过程中，金杰编造虚假的专利代理业务609件，导致中石油研究院向中实友公司多支付款项共计人民币2971060元；

从2010年7月至2012年8月间，中石油研究院向中实友公司多支付专利代理费用共计人民币373350元；

从2012年9月至2013年3月间，在申报专利代理费结算的过程中，金杰编造虚假的专利代理业务67件、重复报销专利数据50件，导致中石油研究院向中实友公司多支付款项共计人民币821500元。

证据17：《指导价格》，证明中实友公司主张的委托合同中未约定的代理服务项目收费依据。中实友公司认为根据上述指导价格，发明、实用新型著录事项变更手续费每件500元。中实友公司在本案中按照300计算；发明检索费每件3500，中实友公司在本案中按照每件1000元计算。中石油研究院不认可该证据的真实性。

证据18：国家知识产权局PCT申请的收费标准。中石油研究院不认可该证据的真实性。

证据19：谢某某、毛某某、齐某出具的《声明》。其中载明：一、《债权转让通知书》系中实友公司向中石油研究院发出的单方意思表示，我方对此并不知情。二、我方从未收到中实友公司抄送的《债权转让通知书》，也从未与中实友公司就债权转让达成任何口头或者书面协议。三、我方仍将向中实友公司主张欠付的专利代理费。该证据用以证明《债权转让通知书》仅是中实友公司单方的意思表示。中石油研究院认为相关证明人没有到庭，不认可真实性。

三、中石油研究院抗辩的相关证据

在本案诉讼中中石油研究院向原审法院提交了以下17份证据：

1．《委托专利代理机构服务合同》，用以证明中石油研究院、中实友公司之间存在合同关系。

2．落款日期为2014年5月16日的中实友公司发送给中石油研究院的信函。其中载有以下内容：中石油研究院在2013年拖欠了一年的专利费用，公司连续10个月亏损运营，由于不能及时支付代理人及员工的劳务和工资，致使专利代理人纷纷辞职，辅助工作人员也大量流失，公司在此期间多次与甲方协商，为了工作的正常运转，尽快解决拖欠费用事宜，但问题迟迟得不到解决，目前公司各项工作已经难以支撑。

截止到现在，中国石油未结（已经申请但未授权）的专利申请2500余件，其中发明专利2200余件，对于来自专利局的往来事务，尤其是答复审查意见等后续工作的开展须投入大量的人力，公司现已无力承担。在人员匮乏、经费困难、公司领导重病缠身的困境下，公司遗憾的告知你们，中实友公司宣布停业，其公司撤销的申请已经向国家知识产权局提出，在此期间发生的甲方未尽的事务请委托人自行承担。

3．中实友公司发送给中石油研究院的显示中实友公司停业情况照片打印页。

4．经公证的电子邮件。接到落款日期为2014年5月16日的中实友公司发送给中石油研究院的信函后，中石油研究院工作人员于2014年7月15日给中实友公司谢某某发送的电子邮件，要求中实友公司基于其停业行为后续进行工作上的配合。

5．落款日期为2015年5月12日的中石油研究院发送给中实友公司的律师函及邮寄凭证。其中载明：一、请于2015年5月27日前与中石油研究院联系，并提交如下专利材料：1.截至本函发出之日，中石油研究院委托办理的全部专利案件的明细清单；2.截至本函发出之日，中石油研究院委托办理的全部专利案件的文档、文件，包括但不限于：（1）由国家知识产权局官方发文的全部文件；（2）中实友公司提交官方的全部文件，包括：新申请提交文本；答复审查意见的意见陈述书及修改替换文本；主动修改的意见陈述书及修改替换文本；（3）与发明人沟通的全部文件；二、自本函发出之日起，就中石油研究院委托办理的专利案件，后续国家知识产权局发文的全部文件，请在收到之日起2个工作日内转交中石油研究院；三、确保中石油研究院已经委托中实友公司的尚未提交申请的专利技术处于保密状态，不得向任何第三方披露或泄露；四、中石油研究院保留向中实友公司追究相关法律责任的权利。在原审庭审过程中，当被问及上述函件发送时间距中实友公司发送停业函已大约1年时间，且2014年8月18日中石油研究院亦早已另行委托他人，为何此时才发送函件时，中石油研究院表示证据4能够证明之前有过沟通。

证据2-5用以证明鉴于中实友公司单方终止合同，中石油研究院已经通过电子邮件、律师函等方式告知中实友公司履行相关后合同义务，以防止损失的扩大。

6.落款日期为2015年7月15日的包括毛某某在内的数位中实友公司的员工书写的《致中石油经济技术研究院主管领导的一封信》，表明中实友公司拖欠员工劳动报酬。

7.落款日期为2015年12月6日的中实友公司发送给中石油研究院的《债权转让通知书》。其中载明：中实友公司拖欠毛某某等人债务共计3965400元人民币，目前该债务已经到期。因贵院目前尚欠代理费8187862.71元人民币，导致中实友公司无力向毛某某等人履行以上债务，形成“三角债”。因中石油研究院所欠代理费早已到期，故通知中石油研究院：请将欠中实友公司代理费中的3965400元人民币直接支付给毛某某等人（人员及金额以后附清单为准），以解决毛某某等人的生活困难。中石油研究院向毛某某等人支付完毕以上款项后，再向中实友公司支付代理费时，有权扣除支付给毛某某等人的款项，中实友公司不持异议并给予认可。中实友公司会将该《债权转让通知书》抄送毛某某等人，由其直接向中石油研究院主张以上款项。在庭审过程中，中石油研究院明确表示尚未将《债权转让通知书》中所列3965400元人民币直接支付给毛某某等人，且《债权转让通知书》中的后附人员及金额清单已经找不到。中实友公司亦表示《债权转让通知书》中的后附人员及金额清单已经找不到。

证据6-7用以证明因中实友公司拖欠毛某某等人的劳务报酬，中实友公司已明确告知中石油研究院其已将部分债权转让至毛某某等人。

8.中石油研究院的内部记账凭证、发票、借款申请单复印件。后附有《北京市中实友公司代理石油股份公司专利申请清单（2012.9.18-2013.3）》（简称专利申请清单）。中石油研究院表示专利申请清单系中实友公司发送。

9.第582号判决书。

10.第144号裁定书。

证据8-10用以证明2013年1月至3月期间的相关费用中石油研究院已支付给中实友公司，且在此期间金杰为中实友公司的实际控制人。

11.中石油研究院于2014年8月18日另行与其他代理机构签订的4份委托专利代理机构服务合同。

12.903份《手续合格通知书》及转案时仍在审的共计1959件清单。其中仅之前的903份在原告主张的涉案时间段内，清单中的其他内容用于证明损失。

证据11-12用以证明鉴于中实友公司单方终止合同，中石油研究院已将其代理的全部案件另行委托其他代理机构代理，该903件专利申请中石油研究院无需向中实友公司支付代理费用。

13.291张涉及缴纳恢复费的国家知识产权局专利收费收据及合计310项的清单，共计31万元。中石油研究院表示310项中部分收据没有找到，仅提交了其中291张收据。

14.342张《视为撤回通知书》及相应清单。

15.19张《视为放弃取得专利权通知书》及相应清单。

16.297张涉及滞纳金的国家知识产权局专利收费收据及合计453项的清单，共计41080元。中石油研究院表示453项中部分收据没有找到，仅提交了其中297张收据。

17.228件失效案件网站状态查询页截图及清单。

证据13-17用以证明中实友公司怠于履行合同义务、单方终止合同等行为导致中石油研究院遭受相关损失。

中实友公司表示，认可证据1的真实性，但不认可证明目的。认可证据2、3的真实性。认可证据4公证书的真实性，但谢某某仅为中实友公司的一名专利代理人，不具有行政和管理上的职责，证据4中的电子邮件中实友公司并未收到，且根据该公证书记载的内容，谢某某与中石油研究院一直保持联系至2015年8月，能够说明中实友公司停业后仍向中石油研究院发送关于专利机构的相关通知，履行了提醒义务。认可证据5的真实性，但中实友公司于2014年5月16日即给中石油研究院发送了信函，中石油研究院于2015年5月12日才予以回复，明显怠于履行相关义务。认可证据6的真实性。

认可证据7的真实性，但该《债权转让通知书》仅是中实友公司单方的意思表示，实际上并没有与毛某某等人达成债权转让协议，毛某某等人对于中实友公司向中石油研究院发送《债权转让通知书》的事实根本不知情。认可证据8的真实性，但其中的专利申请清单并非中实友公司发送给中石油研究院的，中实友公司确实给中石油研究院发送过2013年1月至3月的专利申请清单但不是这份，认可专利申请清单中有94件发明专利申请与中实友公司提交的证据3中的内容有重合。认可证据9-10的真实性。认可证据11的真实性。

认可证据12中903份《手续合格通知书》的真实性，但证据12中的明细清单的真实性无法确认，且大部分内容与本案所涉及的时间段无关。证据11-12的证明目的不认可，中实友公司停业系因中石油研究院不支付费用，中实友公司不存在过错，中石油研究院不能因为中实友公司停业就不支付费用。中石油研究院另行委托其他机构代理，即使因此产生损失，责任不应由中实友公司承担。认可证据13的真实性，但该证据中部分材料与本案无关，亦无法体现缴纳恢复费是中实友公司的原因造成的。认可证据14-17的真实性，但不能证明是中实友公司的责任。

四、其他事实

原审第一次庭审后，中实友公司于2018年3月30日向原审法院提交了《关于被告已经支付2013年第一季度94件发明专利代理费确认书》及《诉讼请求变更申请书》，表明根据中石油研究院提交的证据8专利申请清单，中实友公司经核实确认中石油研究院已经支付2013年第一季度中的94件（发明申请序号为1-8、11-86、89-98）发明申请代理费，共计47万元。相应地，中实友公司主张的中石油研究院支付的总款项变更为7717862.71元。

另查，针对专利代理收费，2005年中华全国专利代理人协会第六届十次常务理事会通过了《关于制定“全国专利代理服务收费指导价格”的决议》，然后其发布了《指导价格》，在该文中，中华全国专利代理人协会建议著录事项变更的服务费的指导价为500元。

再查，中实友公司提交原审法院的营业执照副本复印件显示该公司的法定代表人为张少宏。中实友公司提交的起诉状及授权委托书的落款处均有盖有中实友公司的公章及张少宏的名章。

原审法院认为：本案中，中石油研究院质疑提起本案诉讼是否为中实友公司的真实意思表示。原审法院认为，根据查明事实，中实友公司提交的营业执照副本复印件显示该公司的法定代表人为张少宏。中实友公司提交的起诉状及授权委托书的落款处均有盖有中实友公司的公章及张少宏的名章，上述起诉状及授权委托书具有法律效力，据此可以认定提起本案诉讼系中实友公司的真实意思表示。中石油研究院的相关主张不予支持。

根据中实友公司、中石油研究院的诉辩主张，本案的争议焦点为中实友公司关于中石油研究院支付其从2013年1月1日起到2014年5月14日的专利代理服务费和垫付的规费共计7717862.71元是否应予支持。

一、关于发明专利申请代理费

中实友公司主张根据涉案合同约定每件按5000元计算，共886件。中石油研究院认为上述序号为9、10、87、88、99-896的发明专利申请在中实友公司宣布停业后已另行委托其他公司代理，故对于上述申请不应支付代理费。上述序号为897-980的发明专利申请系中实友公司于2014年5月14日突击提出申请，中石油研究院于2014年5月14日之前已经告知中实友公司暂停代理工作，故对于上述申请不应支付代理费。

对此原审法院认为，中石油研究院虽主张于2014年5月14日之前已经告知中实友公司暂停代理工作，序号为897-980的发明专利申请系中实友公司未按指示突击提出申请，但未能提交证据予以证明，故对该主张不予支持。上述886件发明专利申请于2014年5月16日中实友公司宣布停业之时均未进入实审，中实友公司不可能继续完成后续的实审及授权后的登记手续等工作，但中实友公司已完成提交申请工作，相应的部分代理费应当予以酌情确定。中石油研究院关于序号为9、10、87、88、99-896的发明专利申请在中实友公司宣布停业后已另行委托其他公司代理、部分发明专利申请在实审过程中出现未予答复、针对部分发明专利申请在实审过程中交过恢复费的情况的情形并不能否定中实友公司已完成部分代理工作的事实。

根据查明事实，涉案合同约定每件发明专利申请的代理费为5000元。综合考虑上述886件发明专利申请于2014年5月16日中实友公司宣布停业之时均未进入实审等因素，酌情确定每件发明专利申请代理费为2000元。综上，针对发明专利申请代理费中石油研究院应向中实友公司支付1772000元。

二、关于发明专利申请复审代理费

中实友公司主张每件按6000元计算，共2件。中石油研究院认为该两件申请均被驳回未被授权，不应支付费用，且根据合同约定每件申请的复审代理费为4800元，中实友公司按照每件6000元计算没有依据。

对此原审法院认为，上述两件申请虽最终未被授权，但申请授权与否基本取决于申请相关的技术方案，且中石油研究院未能举证证明上述两件申请未被授权缘于中实友公司撰写申请文件存在失误。在中实友公司已经完成复审过程服务的情况下，中石油研究院针对上述两件申请仍应付费。至于每件申请发明专利复审代理费的金额，根据查明事实，涉案合同明确约定为每件4800元，中实友公司未能提交证据证明后续双方对于该条款进行了变更，故中实友公司按照每件6000元计算的主张不予支持，仍应按照4800元计算。综上，针对发明专利复审代理费中石油研究院应向中实友公司支付9600元。

三、关于发明专利申请前因检索不具有专利性撤回的代理费

中实友公司主张每件按1000元计算，共23件，但仅提供了其中14件的相应检索报告。中石油研究院认为涉案合同中未约定有此项费用，检索费用已包含在申请代理费中，且14份检索报告均无出具检索报告单位的印章，不认可检索报告的真实性。

对此原审法院认为，根据查明事实，涉案合同中2.1“服务范围”中的2.1.1专利申请代理服务中已包含查新检索服务，“服务范围”条款中亦未再单独列出查新检索服务，故应认定查新检索服务费已包含在专利申请代理服务费中，中实友公司无权单独主张查新检索服务费。综上，中实友公司主张的发明专利申请前因检索不具有专利性撤回的代理费不予支持。

四、发明专利申请著录项目变更代理费

中实友公司主张每件按300元计算，共8件。中石油研究院认为涉案合同中未约定有此项费用，著录项目变更代理费已包含在申请代理费中。

对此原审法院认为，首先，根据查明事实，涉案合同中2.1“服务范围”中的2.1.1为“专利申请代理服务”，2.1.3为“办理专利申请和专利权存续期间的变更事宜”，包括撤回、放弃权利请求和著录项目变更事宜。故应认定涉案合同将“著录项目变更事宜”与“专利申请代理服务”视为两项不同的服务。其次，从常理来看，毕竟不是每一件专利申请均涉及著录项目变更事宜，针对著录项目变更事宜单独收取服务费亦在情理之中。因此，中石油研究院关于著录项目变更代理费已包含在申请代理费中的主张，原审法院不予支持。

涉案合同中未明确约定此项费用金额，但根据查明事实，涉案合同中约定了“其它合同未涉及的专利费用由甲乙双方另行协商确定”，现双方未能达成一致意见。参考《指导价格》，其中处理著录项目变更事宜的服务费为每件500元，现中实友公司仅按照每件300元主张，原审法院予以支持。综上，针对发明专利申请著录项目变更代理费中石油研究院应向中实友公司支付2400元。

五、关于实用新型专利申请代理费

中实友公司主张根据涉案合同约定每件按2500元计算，共1065件。

1.中石油研究院虽主张于2014年5月14日之前已经告知中实友公司暂停代理工作，序号为985-1065的81件实用新型专利申请系中实友公司未按指示突击提出申请，但未能提交证据予以证明，故对中石油研究院的上述主张不予支持。上述81件实用新型专利申请于2014年5月16日中实友公司宣布停业之时刚刚提交申请，中实友公司不可能继续完成后续的授权后登记手续等工作，但中实友公司已完成提交申请工作，相应的部分代理费应当予以酌情确定。根据查明事实，涉案合同约定每件实用新型专利申请的代理费为2500元。综合考虑上述81件发明专利申请于2014年5月16日中实友公司宣布停业之时刚刚提交申请等因素，酌情确定每件发明专利申请代理费为1000元。综上，针对该部分实用新型专利申请代理费中石油研究院应向中实友公司支付81000元。

2.中石油研究院主张序号为24、277等的65申请为驳回失效或逾期视撤失效状态，故不应支付费用。对此原审法院认为，根据查明事实，中石油研究院认可现已无法查清最终失效原因，且不能排除系因申请自身不符合专利法的规定而不能授权的情形。因此在中石油研究院不能举证证明上述申请失效系因中实友公司所致的情况下，中石油研究院应向中实友公司支付该部分的申请代理费162500元。

3.中石油研究院认为序号为752的申请因未缴纳年费而失效，故不应支付费用。对此原审法院认为，根据查明事实，序号为752的申请已于中实友公司宣布停业前获得授权，中石油研究院应就此申请支付相应的申请代理费2500元。

4.中石油研究院认为序号为1-13、274等229件申请没有按期缴纳年费导致中石油研究院缴纳滞纳金，滞纳金应在该部分申请的申请费应予以抵扣。对此原审法院认为，根据查明事实，中石油研究院针对序号1-13号申请缴纳滞纳金的时间为2014年2月，每件30元，针对上述其他申请缴纳滞纳金的时间均在2014年9月之后，晚于中实友公司宣布停业的时间，中石油研究院亦未能提交证据证明其缴纳滞纳金系中实友公司导致，故针对中石油研究院关于此部分滞纳金应从申请代理费中抵扣的主张，原审法院认定序号1-13号申请的申请费应当扣除中石油研究院缴纳的滞纳金，该部分其他申请的申请费不予扣除滞纳金。综上，针对该部分实用新型专利申请代理